Лицензионный договор на товарный знак

Товарный знак (ТЗ) – это уникальное обозначение, которое помогает компаниям выделить свой товар на рынке. Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности, который необходимо регистрировать в государственном реестре. Для передачи прав на коммерческое обозначение правообладатель заключает с третьими лицами специальное соглашение – лицензионный договор, в котором закрепляются пределы использования ТЗ.

Предлагаем разобраться, какие условия включаются в договор на использование товарного знака, какие права получает компания после его заключения и нужно ли регистрировать сделку в госорганах.

	Партнер КГ ЭТАЛОН  Ольга Миронова
Получить консультацию

Особенности заключения лицензионного договора на использование товарного знака

Лицензионный договор на использование ТЗ – это документ, предусматривающий временную передачу объекта интеллектуальной деятельности в пользование другому лицу. В отличие от отчуждения прав на ТЗ, при заключении лицензионного соглашения правообладатель сохраняет исключительное право на товарный знак.

К особенностям лицензионного договора относятся:

• обязательная письменная форма;
• регистрация в Роспатенте;
• возможность выбора вида лицензии;
• самостоятельность сторон при разработке условий пользования ТЗ (они могут согласовать список товаров и услуг, по которым возможно применение товарного знака, территорию использования ТЗ, срок действия лицензии, определить механизм выплаты и размер вознаграждения);
• последующие дополнительные соглашения также необходимо регистрировать в Роспатенте.

Предоставление права использования товарного знака определяется соглашением, но срок действия лицензионного соглашения должен быть в пределах срока действия исключительного права на уникальное обозначение.

Если срок действия не прописан, считается, что он заключен на 5 лет.

Какие права на товарный знак компания получает по лицензионному договору

Правообладатель товарного знака вправе распоряжаться своими правами на ТЗ следующими способами:

• передать исключительное право на ТЗ в полном объеме;
• предоставить другому лицу ограниченные права использования товарного знака.

В первом случае правообладатель заключает договор отчуждения прав на товарный знак. Во втором случае с третьим лицом заключается лицензионный договор, по которому контрагенту перейдут не все права владельца, а только те, что предусмотрены договором.

Сторонами сделки по лицензионному договору выступают лицензиар (правообладатель) и лицензиат (получатель ограниченных прав на ТЗ).

При заключении договора важно помнить о следующих аспектах:

• обязательное согласование существенных условий;
• письменная форма;
• наличие у правообладателя документа, подтверждающего право на ТЗ.

Важно! При заключении сделки с лицом, не имеющим законного права на уникальное обозначение, законный правообладатель может требовать компенсацию с лиц, использующих его товарный знак без надлежащей лицензии.

Лицензиату предоставляется возможность использования объекта интеллектуальной собственности в установленных договором пределах и с применением предусмотренных лицензией способами. Неуказанные в соглашении полномочия считаются не предоставленными лицензиату.

Какие условия об использовании товарного знака требуют особого внимания при подготовке лицензионного договора

При разработке лицензионного соглашения важно учесть все требования законодательства и максимально отразить интересы сторон. Чтобы исключить риски признания договора незаключенным, в нем должны быть прописаны существенные условия. Грамотно составленный текст – залог победы в спорных ситуациях и возможность минимизировать материальные потери. Именно поэтому составление лицензионного договора на пользование товарным знаком лучше поручить профессионалам. Юристы КГ ЭТАЛОН обладают успешным опытом работы в области защиты интеллектуальной собственности и готовы оказать полный спектр услуг: от регистрации товарного знака до защиты нарушенных прав в суде.

Важно помнить: каждое лицензионное соглашение индивидуально и составляется с учетом конкретных обстоятельств.

Обозначим общие моменты, на которые необходимо обращать внимание во время разработки договора.

Вид лицензии

От вида лицензии зависит, какой объем прав останется у лицензиара, а какой поступит в пользование лицензиата.

Лицензиар может предоставить один из двух типов лицензий:

1. Исключительную. В этом случае лицензиар лишается возможности передавать право пользования ТЗ другим лицам на обозначенной территории и предусмотренными договором способами. Такая лицензия также может предусматривать невозможность самостоятельного использования лицензиаром товарного знака в обозначенных пределах.

Важно! При выборе исключительного вида лицензии об этом должно быть прямо написано в договоре.

2. Неисключительную. Лицензиар сохраняет право самостоятельного использования товарным знаком и возможность передавать права на него третьим лицам. При таком подходе один и тот же товарный знак могут применять несколько разных компаний.

До подписания лицензионного договора также важно оценить, будет ли он предусматривать право лицензиата заключать сублицензионные договоры. Предмет подобных сделок – передача сублицензиату прав на использование товарного знака в пределах, предусмотренных основной лицензией.

Важно помнить – в отсутствие письменного согласия лицензиара лицензиат не вправе заключать сублицензионные соглашения.

Существенные условия

Для лицензионного договора предусмотрены следующие существенные условия:

• о предмете;
• о способах использования товарного знака лицензиатом;
• о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездных договоров).

Предметом сделки выступает товарный знак, который необходимо конкретизировать в лицензионном договоре.

В соглашении должны быть закреплены способы использования товарного знака. В зависимости от достигнутых договоренностей в договоре может быть указан полный перечень конкретных способов либо использована фраза: «любыми способами, не противоречащими закону». Перечисление способов используется при желании ограничить возможности лицензиата. В основном прописывают способы, перечисленные в ст. 1484 ГК РФ. Например, размещение ТЗ на этикетках, рекламных плакатах, на документах, в интернете.

В договоре стоит уделить внимание территории, на которой будет применяться товарный знак. Если территорию действия не конкретизировать, лицензия будет действовать на территории всей России. Вместе с тем лицензиар вправе ограничить территорию применения и прописать в договоре отдельные регионы. Например, разрешить применение уникального обозначения только в Москве и Московской области.

В возмездном договоре должно быть прописано условие об оплате. Это может быть:

• сумма, вносимая однократно;
• фиксированная сумма, которая будет перечисляться периодически с приложением графика;
• точный процент с прибыли лицензиата с указанием периодичности.

Также допустима комбинированная схема расчета. В этом случае лицензиат сначала оплачивает фиксированный взнос, а затем перечисляет проценты по итогам указанного периода.

Дополнительные параметры

Еще одно важное условие лицензионного соглашения – это срок его действия. Рекомендуем четко прописывать в договоре срок действия лицензии с указанием периода или даты прекращения действия лицензии.

В лицензионном договоре также стоит предусматривать:

• основания наступления и виды ответственности сторон. За нарушение лицензионного договора возможно предусмотреть неустойку и другие меры, предусмотренные гражданским законодательством;
• механизм разрешения конфликтов и условие о подсудности;
• условия досрочного расторжения в одностороннем порядке.

Заключение лицензионного договора подробно регламентировано в Гражданском кодексе РФ, но большинство норм дают сторонам свободу выбора. Чтобы не попасться в «ловушки» и защитить себя от недобросовестных контрагентов, важно составлять лицензионный договор подробно, использовать четкие однозначные формулировки, указывать конкретные даты.

Как зарегистрировать лицензионный договор на товарный знак в Роспатенте

В соответствии с ч. 2 ст. 1232 ГК РФ регистрация сделки с интеллектуальной собственностью в Роспатенте обязательна в случаях, когда сам объект должен быть зарегистрирован. Поскольку товарный знак подлежит обязательной регистрации, лицензионное соглашение на него также необходимо регистрировать в Роспатенте.

Поэтапно регистрация происходит так.

Этап 1. Разработка договора и подготовка документов.

Основной пакет включает:

• заявление на государственную регистрацию;
• документы, подтверждающие полномочия представителей сторон (копии доверенностей);
• при необходимости – переводы бумаг, составленных на иностранном языке, заверенные надлежащим образом.

Этап 2. Оплата госпошлины.

При регистрации лицензионного договора на ТЗ оплачивается госпошлины. Сумма зависит от количества объектов, по которым передаются права по одному соглашению, от необходимости выдачи свидетельства, подтверждающего процедуру.

Этап 3. Подача документов.

При рассмотрении заявки Роспатенту может потребоваться дополнительная информация. На подготовку ответа заявителю дадут определенное время. При непоступлении разъяснений в регистрации откажут.

Этап 4. Получение Уведомления.

Если выяснится, что представленная информация не соответствует сведениям государственного реестра, то в регистрации откажут, а госпошлину не вернут. Закон отводит на регистрацию лицензионного договора 68 рабочих дней. На практике процесс занимает от двух до трех месяцев.

После завершения процедуры заявителю выдадут Уведомление, подтверждающее успешное завершение регистрации.